目錄
一. 科創(chuàng)板IPO進程中遭遇海外知識產(chǎn)權訴訟案例
二. 遭遇海外知識產(chǎn)權訴訟后的應對
三. 全球各國家/地區(qū)法律關于專利侵權賠償?shù)囊?guī)定
四. 擬科創(chuàng)板IPO企業(yè)的預防策略
五. 關于愛集微
六. 關于愛集微知識產(chǎn)權團隊
七. 科創(chuàng)板IPO知識產(chǎn)權訴訟專題（第1期）
自2019年6月13日科創(chuàng)板正式開板以來，三年間因知識產(chǎn)權訴訟問題而未能成功登陸科創(chuàng)板上市的企業(yè)屢見不鮮。愛集微《科創(chuàng)板IPO知識產(chǎn)權訴訟專題》第一期曾針對相關訴訟涉及的專利侵權、專利權屬爭議、商標/著作權侵權、專利無效等情形作出分析。相較于發(fā)生在國內(nèi)的訴訟，IPO進程中若遭遇在海外提起的知識產(chǎn)權訴訟狙擊，受制于不同國家/地區(qū)的法律以及司法實踐的差異、知識產(chǎn)權糾紛判罰標準的不同、海外律師費等相關開支的巨大，企業(yè)往往需要付出更高的代價加以應對。
本期專題圍繞科創(chuàng)板IPO進程中遭遇海外知識產(chǎn)權訴訟的典型案例，結合各國法律關于知識產(chǎn)權侵權賠償?shù)南嚓P規(guī)定，為擬申報科創(chuàng)板企業(yè)在預防和應對海外知識產(chǎn)權訴訟方面提供參考。
一. 科創(chuàng)板IPO進程中遭遇海外知識產(chǎn)權訴訟案例
· 深圳華大智造科技股份有限公司（以下簡稱“華大智造”）主要從事基因測序儀的研發(fā)與銷售，其科創(chuàng)板上市申請于2020年12月7日被受理。據(jù)其招股書披露，華大智造存在被全球基因測序巨頭美國Illumina公司訴知識產(chǎn)權侵權的系列訴訟，涉及美國、德國、比利時、瑞士、英國、瑞典、法國、西班牙、中國香港、丹麥、土耳其、芬蘭等12個國家或地區(qū)，案由包括專利侵權、商標侵權和不正當競爭。在IPO被受理后，該系列訴訟更是蔓延至包括意大利、日本、希臘、匈牙利、捷克在內(nèi)的17個國家或地區(qū)。其后，華大智造也對Illumina 發(fā)起反訴。
席卷全球的訴訟給華大智造帶來了沉重的財務負擔，2022年3月17日，美國一家法院判決華大智造需賠償Illumina 800萬美元，此前在德國、英國等地區(qū)的專利侵權案亦裁定華大智造需向Illumina支付賠償。除去敗訴需支付的賠償外，據(jù)披露，2019年和2020年1-9月，華大智造僅在聘請海外律師等訴訟費上的花費即分別高達3700萬和近1.3億人民幣。不過，華大智造的反訴迎來轉機，據(jù)其于2022年5月7日發(fā)布的聲明，美國的一家法院裁定illumina故意對華大智造的“雙色測序技術”專利侵權，應支付華大智造3.34億美元賠償。
· 蘇州浩辰軟件股份有限公司（以下簡稱”浩辰軟件“）主要從事CAD相關軟件的研發(fā)及推廣銷售業(yè)務，其從2015年開始即陷入與ITC(The IntelliCAD Technology Consortium，系由CAD開發(fā)公司組成的非盈利組織)在美國和中國的知識產(chǎn)權訴訟糾紛，包括商業(yè)秘密、著作權糾紛。浩辰軟件于2020年12月進入上市輔導流程。四個月后的2021年4月，浩辰軟件與ITC達成全球范圍內(nèi)由商業(yè)關系引發(fā)的訴訟的全面和解，由浩辰軟件支付和解金420萬美元，結束了這場糾葛近六年的糾紛。其后，浩辰軟件的科創(chuàng)板上市申請于2021年11月30日被受理。與ITC的知識產(chǎn)權訴訟糾紛除讓浩辰軟件付出高額和解金外，還導致浩辰軟件僅2020年境外訴訟律師費用即高達784.29萬元人民幣。
· 晶科能源股份有限公司（以下簡稱“晶科能源”）主要從事太陽能光伏組件、電池片、 硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及光伏技術的應用和產(chǎn)業(yè)化。在科創(chuàng)板首輪問詢中，審核機構關注到晶科能源及其控股子公司作為被告，尚未了結的且未履行金額或涉案金額超過1,000萬元人民幣或金額尚未確定的訴訟、仲裁案件共5起。涉及韓華在美國、德國和澳洲提起的專利侵權訴訟。
· 阿特斯陽光電力集團股份有限公司（以下簡稱“阿特斯”）核心業(yè)務為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其科創(chuàng)板IPO于2021年6月28日被受理。招股書顯示，阿特斯及其控股子公司在海外多個地區(qū)存在尚未了結的專利侵權糾紛的訴訟、仲裁案件。包括國際太陽能組件供應商Maxeon Solar Technologies以阿特斯的生產(chǎn)組件侵犯其日本專利為由，在日本提出請求賠償1,000萬日元；The Solaria Corporation在美國提起的專利侵權訴訟，要求阿特斯賠償其利潤損失、價格損失及合理的特許權使用費不低于疊瓦式太陽能電池組件自2019年12月31日起形成收入的10%。其后，阿特斯或關聯(lián)公司對涉案專利提出無效請求。后續(xù)阿特斯與Maxeon在日本就專利侵權訴訟達成和解；根據(jù)和解協(xié)議條款，阿特斯將撤回對Maxeon的疊瓦太陽能組件專利無效的挑戰(zhàn)，并停止在日本銷售疊瓦太陽能組件，直至2025年第二季度。
此外，在阿特斯科創(chuàng)板IPO審核進程中，美國Advanced Silicon Group Technologies, LLC依據(jù)《美國1930年關稅法》第337節(jié)規(guī)定（“337調查”），向美國國際貿(mào)易委員會(U.S. International Trade Commission，以下簡稱ITC)提出申請，指控阿特斯對美出口、在美進口或在美銷售的特定具有納米結構的硅光伏電池片和組件及其下游產(chǎn)品侵犯其專利權，要求阿特斯賠償合理的特許權使用費，同時請求法院禁止阿特斯及其子公司、分公司在未來直接或間接侵犯涉案專利權。據(jù)阿特斯披露，涉案產(chǎn)品2020年在美國的銷售收入合計為5,839.31萬元人民幣，若按照該產(chǎn)品銷售收入的10%估算并主張?zhí)卦S權使用費，阿特斯將面臨的特許權使用費索賠額約583.93萬元人民幣。
· 常州聚和新材料股份有限公司(以下簡稱“聚和股份”)主營業(yè)務為光伏銀漿產(chǎn)品，其于 2020 年12月4日以800萬美元價格向三星 SDI、無錫三星購買了與光伏銀漿生產(chǎn)相關的設備及境內(nèi)外專利或專利申請權、非專利技術及專利交叉許可等無形資產(chǎn)。
聚和股份的科創(chuàng)板IPO申請于2021年6月29日被受理。兩個月后的2021年8月31日，江蘇索特以聚和股份侵害發(fā)明專利權為由向蘇州中院提起兩起訴訟并獲立案受理；2021年9月1日，江蘇索特的全資子公司Solar Paste,LLC就聚和股份、東方日升及其美國子公司Risen Energy America,Inc侵害發(fā)明專利權糾紛向美國法院提起訴訟，認為聚和股份制造的導電漿料產(chǎn)品落入其五項美國專利的保護范圍內(nèi)、東方日升使用聚和股份的導電漿料制造太陽能電池板并銷售至美國，損害了Solar Paste,LLC的利益，要求聚和股份支付包括過去侵權損害賠償、惡意侵權三倍罰款、律師費用等。
值得注意的是，江蘇索特子公司 Solar Paste的涉訴專利由美國杜邦受讓而來，而聚和股份的核心技術人員與專利多來自三星SDI。而早在2014年8月，美國杜邦與三星SDI即曾發(fā)生光伏漿料專利大戰(zhàn)。聚和股份申報科創(chuàng)板IPO后在中美兩地遭遇的專利訴訟狙擊，可視為行業(yè)國際巨頭早期布局的專利在易主后的余威爆發(fā)。
· 昱能科技股份有限公司（以下簡稱“昱能科技”）主要致力于建筑光伏一體化的微逆變器系統(tǒng)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，其科創(chuàng)板上市申請于2021年6月29日被受理。據(jù)其招股書披露，Tigo Energy Inc.（以下簡稱“Tigo”）分別于2020年6月1日和2020年8月19日，在美國起訴昱能科技子公司在美國銷售的智控關斷器產(chǎn)品侵犯其兩項專利。隨后，昱能科技子公司于2020年10月和2021年2月，向美國專利審查與上訴委員會提請宣告兩項涉訴專利無效。
2021年4月9日，Tigo再次在美國起訴昱能科技及其子公司在美國銷售的智控關斷器產(chǎn)品侵犯其五項專利。僅12天后的2021年4月21日，昱能科技與Tigo就知識產(chǎn)權事項和相關訴訟達成和解協(xié)議。隨后，Tigo 撤回此前的訴訟。根據(jù)和解協(xié)議，未來在涉訴專利有效期內(nèi)，昱能科技在美國銷售的智控關斷器產(chǎn)品，將按單臺智控關斷器可連接的太陽能電池組件數(shù)量乘以單位使用費的形式向 Tigo 支付專利許可費。此案還產(chǎn)生律師費用合計627.40萬元人民幣，并導致了昱能科技2021年1-6月管理費用率由2020年的4.71%上升至6.20%。
二. 遭遇海外知識產(chǎn)權訴訟后的應對
由以上案例不難發(fā)現(xiàn)，競爭對手選擇以IPO前后的時機在海外發(fā)起知識產(chǎn)權訴訟，有基于利用相關企業(yè)為消除未決訴訟對科創(chuàng)板上市審核的影響、從而更容易實現(xiàn)訴訟利益最大化的考慮。例如，浩辰軟件、阿特斯、昱能科技均是在IPO進程中與原告達成和解協(xié)議，從其和解條件來看，實際上均作出了較大讓步。同時，訴訟地的選擇也體現(xiàn)了對各國法律法規(guī)的充分利用，典型如美國337調查，國際巨頭常將337調查與美國當?shù)貙＠V訟作為非市場化的商業(yè)競爭手段，給被調查企業(yè)造成沉重的時間成本與經(jīng)濟負擔。并且，對國內(nèi)企業(yè)來說，應對海外訴訟的律師費用高昂，上述科創(chuàng)板企業(yè)中為海外訴訟支付高達數(shù)百萬至上億元律師費的比比皆是。針對科創(chuàng)板企業(yè)的海外訴訟狙擊的顯著特點還在于，為達到訴訟目的，競爭者往往以多項知識產(chǎn)權在多地發(fā)起多起訴訟，例如Illumina在十多個國家/地區(qū)起訴華大智造、Tigo先后以多件專利多次起訴昱能科技直至對方妥協(xié)和解、韓華與晶科能源的專利訴訟，皆是如此。另外，海外知識產(chǎn)權訴訟還呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)特點，重點產(chǎn)業(yè)如光伏等訴訟多發(fā)，且該領域企業(yè)還容易遭遇來自多家競爭對手的知識產(chǎn)權訴訟輪番狙擊，例如阿特斯，先后遭到來自三家競爭對手的專利侵權訴訟；聚和股份的專利訴訟也反映了光伏銀漿技術上的統(tǒng)治力之爭。
對于企業(yè)而言，在IPO的重要關口遭遇海外知識產(chǎn)權訴訟，雖存在迅速解決以避免影響上市審核的迫切需求，但并不必以利益讓步為條件而一味妥協(xié)。另外，對當?shù)刂R產(chǎn)權制度與訴訟程序的陌生可能也限制了企業(yè)的應對策略。國際上允許的侵權抗辯理由多達三十余種，除我國企業(yè)常用的不侵權抗辯、訴訟主體資格抗辯、依法免責抗辯、專利無效抗辯、公知技術抗辯、經(jīng)濟合同抗辯、超期訴訟抗辯、禁止反悔原則抗辯外，還可考慮充分公開原則抗辯、證據(jù)不可信抗辯、發(fā)明實際范圍抗辯、侵害公眾利益抗辯、通過訴訟干擾正常的商業(yè)競爭抗辯等其他抗辯理由。
而對于手握反制知識產(chǎn)權的企業(yè)來說，在遭遇知識產(chǎn)權訴訟狙擊后化防守為進攻，也是重要的應對方式。例如華大智造與Illumina間的訴訟，在前期全球各地多起訴訟判決均不利的情況下，華大智造亦有機會在反訴中迎來重大轉機。當然，選擇何種應對方式，應當在對相關訴訟前景的客觀評估基礎上，結合自身技術先進性、經(jīng)濟實力與知識產(chǎn)權儲備等多因素綜合評判后決定。
雖然IPO進程中未決知識產(chǎn)權訴訟是科創(chuàng)板上市重點審核的議題，但事實上未決訴訟的存在并非必然導致科創(chuàng)板上市失敗，總體而言在于判斷相關訴訟對企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的影響程度。通常而言，關于訴訟問題常規(guī)的考慮要點包括評估涉案賠償金額占其年營業(yè)收入的合計比例、訴訟/仲裁是否對企業(yè)持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響、是否構成實質性法律障礙等。
因此，訴訟導致可能涉及的賠償金額與相關開支的準確合理評估，是至關重要的議題。但是，知識產(chǎn)權訴訟糾紛的損害賠償金額的量化計算本身即是行業(yè)難題，對于海外發(fā)生的知識產(chǎn)權訴訟而言，由于各國關于知識產(chǎn)權的法律法規(guī)存在差異，更是導致相關問題復雜難解。下文以知識產(chǎn)權訴訟中占比較多的專利侵權訴訟為例，簡要分析全球其他國家/地區(qū)法律有關專利侵權賠償?shù)囊?guī)定，以供參考。
三. 全球各國家/地區(qū)法律關于專利侵權賠償?shù)?/strong>規(guī)定
《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議（TRIPs）》第45條關于損害賠償?shù)囊?guī)定如下：對于已知或有充分理由應知自己從事之活動系侵權的侵權人，司法當局應有權責令其向權利人支付足以彌補因侵犯知識產(chǎn)權而給權利持有人造成之損失的損害賠償費。司法當局還應有權責令侵權人向權利持有人支付其開支，其中可包括適當?shù)?strong>律師費。在適當?shù)膱龊?strong>即使侵權人不知道，或沒有充分理由應知自己從事的活動系侵權，成員國仍可以授權司法當局責令其返還所得利潤或令其支付法定賠償額，或二者并處。
《歐盟知識產(chǎn)權執(zhí)行指令》第13條關于損害賠償規(guī)定，當司法機關確定賠償額時：(a)須考察所有相關方面，例如不利經(jīng)濟后果，被侵權人的逸失利益，任何侵權人獲得的不當利益，且在適當情形下其他非經(jīng)濟因素，如精神損害；或(b)，作為(a)的替代，基于各種因素，如至少若侵權人曾請求知識產(chǎn)權授權時的合理許可費或費用，來確定一項總數(shù)額。當侵權人不明知或應知自己從事了侵權行為，則成員國可以授權司法機關下達返回利潤或支付賠償額，且可以是事先確定的數(shù)額。
美國《專利法》第 283條和284條分別就專利侵權禁令與損害賠償金作出規(guī)定：法院有權根據(jù)公平原則發(fā)出禁令，要求侵權方停止侵權。在專利侵權認定成立后，應該判給請求人足以補償所受侵害的賠償金，任何情況下，不得少于侵害人使用該項發(fā)明的合理使用費；法院還應要求侵權人支付專利權人相應的利息和開支。不論由陪審人員還是由法院決定，法院都可以將損害賠償金額增加到原決定或估定的數(shù)額的三倍。
德國《專利法》第139條規(guī)定：（1）對任何違反第9條至第13條規(guī)定實施專利的人，被侵權人可以請求制止其連續(xù)性侵權行為，也可請求制止其一次性侵權行為。（2）任何故意或者過失侵犯專利權的人，對被侵權人因此產(chǎn)生的損害負有賠償義務。侵權損害的賠償數(shù)額，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。賠償數(shù)額也可以按照侵權人作為發(fā)明的實施許可人時應支付的合理補償費確定。
而我國《專利法》第71條規(guī)定：侵犯專利權的賠償數(shù)額按照權利人因被侵權所受到的實際損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。對故意侵犯專利權，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額。權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權的類型、侵權行為的性質和情節(jié)等因素，確定給予三萬元以上五百萬元以下的賠償。
盡管專利侵權賠償?shù)乃痉▽徟羞€需考慮過往判例、分攤規(guī)則等多種因素，但總體而言，各國家/地區(qū)的專利侵權賠償認定所需參照的因素主要包括專利權人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、專利許可使用費。另外，我國要求原告在起訴時即在訴訟請求中明確損害賠償具體金額；而諸多其他國家/地區(qū)的訴訟程序在起訴時并不要求原告明確具體索賠金額，而是在經(jīng)審理認定被告存在侵權行為后，再進行損害賠償額確定的審理。此外，各國家/地區(qū)基本上均有懲罰性賠償?shù)南嚓P規(guī)定，除侵權的主觀故意外，在訴訟審理過程中的刻意隱瞞證據(jù)等行為，也往往會被處以懲罰性判決，在海外訴訟中需加以格外注意。
四. 擬科創(chuàng)板IPO企業(yè)的預防策略
對于具有海外業(yè)務的擬申報科創(chuàng)板IPO企業(yè)，為避免IPO進程中在海外遭遇知識產(chǎn)權訴訟狙擊，可從如下幾個方面加以預防。
一是知識產(chǎn)權實力的完善，注重海外市場專利、商標、著作權等知識產(chǎn)權的布局，避免在當?shù)厣a(chǎn)經(jīng)營業(yè)務已展開，卻無相關知識產(chǎn)權“武器”的窘境。對于專利布局等具有一定技術門檻并依賴于行業(yè)經(jīng)驗的工作，可在前期委托專業(yè)機構介入。另外，通過收購的方式取得重要知識產(chǎn)權，獲取防御或進攻實力，也是可重點考慮的方式。
二是潛在風險的早期排查，通過專業(yè)法務團隊或者聘請外部專業(yè)人員等方式，對海外市場的知識產(chǎn)權制度和市場規(guī)則進行充分的調研。對于主要競爭對手在當?shù)氐闹R產(chǎn)權加以監(jiān)控，可聘請有資質的機構出具FTO（Free to Operate，自由實施）報告、專利預警報告等。如若發(fā)現(xiàn)有侵權隱患，及早制定應對措施，例如修改產(chǎn)品或設計，或者與相關專利權人提前溝通，爭取以最小的成本或代價規(guī)避訴訟，同時在一定程度上也能避免被判罰故意侵權賠償。
三是企業(yè)制度的完善，企業(yè)應制定合理的制度以適應知識產(chǎn)權保護與風險規(guī)避的需求，例如建立專利的分級管理制度、證據(jù)材料管理機制、商業(yè)秘密的保護制度、應對知識產(chǎn)權訴訟和風險防控的必要財務支持等。
四是合作團隊的儲備，若遭遇訴訟后，需要在短時間內(nèi)迅速聘請專業(yè)律師組建應訴團隊。但若事先對服務團隊的專業(yè)水準缺乏認知，一是可能無法短期找到合適的合作團隊，二是可能由于缺乏信任等原因導致合作嫌隙，海外訴訟尤其如此。因此，企業(yè)可在平時涉及知識產(chǎn)權的業(yè)務過程中儲備具有不同業(yè)務優(yōu)勢的合作團隊，對其進行實力考察與遴選，以便在遭遇突發(fā)訴訟時能夠從容應對。
五是談判策略的擬定，遭遇知識產(chǎn)權糾紛，無論是否進入訴訟程序，均存在與相關權利人進行談判的可能。企業(yè)可在平日工作中充分收集過往的行業(yè)案例、經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)狀況等信息，模擬遭遇訴訟后可能出現(xiàn)的狀況，綜合可能的判賠金額、可參照的許可金額、訴訟成本等，提前進行談判策略的演練，從而在突發(fā)訴訟來臨時能更容易摸清對方的心理預期，通過談判實現(xiàn)利益的最大化。
五. 關于愛集微
愛集微成立于2008年，在北京、上海、深圳、廈門、南京均有業(yè)務布局，是面向全電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，集行業(yè)融媒體矩陣、企業(yè)品牌營銷策劃、投融資服務、產(chǎn)業(yè)鏈知識產(chǎn)權保護、行業(yè)研究、職場服務為一體的，ICT領域權威的產(chǎn)業(yè)服務機構。
六. 關于愛集微知識產(chǎn)權團隊
“愛集微知識產(chǎn)權”由曾在華為、富士康、中芯國際等世界500強企業(yè)工作多年的知識產(chǎn)權專家、律師、專利代理人、商標代理人以及資深專利審查員組成，熟悉中歐美知識產(chǎn)權法律理論和實務，在全球知識產(chǎn)權申請、布局、專利分析、訴訟、許可談判、交易、運營、一站式托管服務、專利標準化、專利池建設、IPO上市等方面擁有豐富的經(jīng)驗。我們的愿景是成為“半導體行業(yè)卓越的知識產(chǎn)權戰(zhàn)略合作伙伴”。詳詢：吳先生（18510589936），ijiwei_ip@lunion.com.cn
七. 科創(chuàng)板IPO知識產(chǎn)權訴訟專題（第1期）
科創(chuàng)板IPO知識產(chǎn)權訴訟專題（第1期）——科創(chuàng)板IPO進程中知識產(chǎn)權訴訟狙擊案例與影響
